Ходатайство о проведении экспертизы по существу

Экспертиза заявки на изобретение по существу.

В этой лекции я хочу обратить Ваше внимание на этапы, предшествующие собственно проверке патентоспособности заявляемого Вами ИЗ.

Начнем с того, что существуют два инициатора начала экспертизы ИЗ по существу: Вы – заявитель и так называемое «третье лицо».

Итак, начнем с ходатайства (см. РИС. 1.).

РИС. 1. Блок-схема экспертизы заявки на изобретение по существу.

Ходатайство о проведении экспертизы по существу.

В соответствии ст. 1386 ГК РФ экспертиза заявки по существу проводится по письменному ходатайству заявителя или «третьих лиц» (читай Ваших конкурентов).

Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы по существу. Размер пошлины устанавливается исходя из количества независимых пунктов формулы ИЗ в последней редакции, представленной заявителем в установленном порядке до подачи ходатайства (на этапе формальной экспертизы) или одновременно с ним.

Если заявитель имеет право: на уплату пошлины за проведение экспертизы ИЗ по существу в размере меньшем установленного, на отсрочку уплаты или на освобождение от уплаты пошлины, документ, подтверждающий наличие на это оснований (например, копия удостоверения участника войны или инвалида), предоставляется одновременно с подачей ходатайства.

Часто случается, что из-за ошибки заявителя пошлина за проведение экспертизы по существу уплачивается в меньшем, чем в установленном, размере, тогда заявитель уведомляется о необходимости в трехмесячный срок с даты направления ФИПСом уведомления (подчеркнуто мной) привести в соответствие сумму уплаченной пошлины и количество независимых пунктов формулы (например, заплачено за три пункта формулы, а заявлено четыре). При этом Вам придется либо указать пункты формулы, относящиеся к изобретениям, которые подлежат экспертизе, либо представить формулу, из которой исключен пункт ИЗ, не подлежащий экспертизе, и/или документ, подтверждающий доплату пошлины.

Если в установленный срок необходимые документы не представлены, Вас снова уведомят о необходимости произвести ранее указанные действия (до чего же предупредительна теперь экспертиза!).

Внимание! При непредставлении указанных в повторном уведомлении документов ходатайство о проведении экспертизы по существу не удовлетворяется, делопроизводство по ходатайству прекращается. Заявитель уведомляется об этом, а также о том, что за ним сохраняется право до истечения трех лет с даты подачи заявки подать ходатайство о проведении экспертизы по существу (правильная уступка заявителю на сделанную ошибку).

Однако при совершении такой ошибки Вашим конкурентом – третьим лицом, ходатайство о проведении экспертизы по существу не удовлетворяется (и правильно!)

Следует отметить, что по Кодексу, ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано в течение трех лет с даты поступления заявки в ФИПС. Указанный срок не продлевается и не восстанавливается! Более того – если ходатайство в указанный срок не подано, заявка считается отозванной! Увы, но это так! Но Вас конечно же известят об этом.

При поступлении ходатайства о проведении экспертизы по существу ФИПС уведомляет его подателя о результатах рассмотрения ходатайства. Если ходатайство подано третьим лицом, об этом уведомляется заявитель.

Существенным фактом является то, что лицо, не являющееся заявителем, подавшее ходатайство, в рассмотрении заявки не участвует. Переписка по заявке идет только по адресу, указанному заявителем. А лицу, подавшему ходатайство, направляется лишь копия решения, принятого по результатам рассмотрения заявки.

Если до завершения рассмотрения заявки она отзывается заявителем или считается, либо признается отозванной, делопроизводство по ней прекращается, о чем податель ходатайства уведомляется. В том же случае, когда в указанный период заявка на ИЗ преобразуется в заявку на ПМ, рассмотрение ее как заявки на ИЗ прекращается, о чем, естественно, податель ходатайства уведомляется.

Следует отметить, что когда ходатайство о проведении экспертизы по существу поступило во время проведения «информационного поиска» в соответствии со ст. 1386 Кодекса по ходатайству «третьего лица» или заявителя, экспертиза заявки по существу проводится только после завершения информационного поиска, о чем податель ходатайства уведомляется.

При поступлении от подателя ходатайства о проведении экспертизы по существу до начала этой экспертизы просьбы считать ходатайство неподанным (т. е. отзыв ходатайства) ходатайство считается неподанным, уплаченная же пошлина может быть возвращена или зачтена (например, по другой Вашей заявке) в установленном ФИПСом порядке. При отзыве ходатайства о проведении экспертизы по существу после ее начала экспертиза заявки не прерывается, и уплаченная пошлина возврату не подлежит.

Теперь немного о классификации ИЗ.

В данном случае проверяется правильность классификации ИЗ по МПК от 2018 года, осуществленной заявителем или на стадии формальной экспертизы. Если произошло уточнение сущности ИЗ, то производится и уточнения индекса МПК.

Установление приоритета изобретения.

Приоритет может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока с даты направления уведомления ФИПС о невозможности принятия дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного ИЗ.

Приоритет может быть установлен по дате поступления в ФИПС более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей это ИЗ, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее 12-и месяцев, с даты поступления более ранней заявки. При этом более ранняя заявка считается отозванной.

Внимание! Если в процессе экспертизы установлено, что идентичные заявки на ИЗ или на ИЗ и ПМ имеют одну и ту же дату приоритета, то патент, если он будет выдан, может быть выдан по заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в ФИПС, а при совпадении дат – по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер ФИПСа, если соглашением между заявителями не предусмотрено иное.

Проверка формулы изобретения.

Проверка проводится в отношении формулы ИЗ, содержавшейся в первичных материалах заявки, а если она изменялась заявителем после подачи заявки, – то в отношении измененной формулы при условии соблюдения требований к дополнительным материалам заявки.

Если при проведении формальной экспертизы заявки было установлено нарушение требования единства ИЗ и к началу проведения экспертизы заявки по существу заявитель в установленный срок сообщил, какое (какие) ИЗ подлежит (подлежат) рассмотрению в рамках данной заявки, проверка производится в отношении формулы этого (этих) ИЗ.

При непоступлении в установленный срок от заявителя упомянутого ранее сообщения, проверка производится в отношении ИЗ или группы ИЗ, образующих единый изобретательский замысел, указанных в формуле первыми.

При проверке формулы ИЗ устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного ИЗ, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата.

Если существенный признак, без которого «технический результат» не достигается, не включен в независимый пункт формулы ИЗ, но содержится в описании или зависимом пункте формулы, заявителю предложат включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом эксперт ФИПСа приводит доводы, подтверждающие необходимость этого признака для достижения «технического результата». Такие доводы эксперт приводит на основе раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками ИЗ и «техническим результатом» или на проведенном экспертом теоретическом анализе.

Если формула, представленная заявителем, содержит несущественные признаки или признаки, характеризующие лишь частные формы выполнения или использования ИЗ (например «сварен», а лучше будет – «жестко закреплен»), экспертом может быть запрошено мнение заявителя о целесообразности сохранения такой редакции формулы (тут лучше все продумать и заменить частный признак на общий).

Проверка формулы ИЗ включает установление возможности идентифицирования содержащихся в ней признаков. При возникновении сомнений эксперта ФИПСа в идентифицируемости признака, он вправе запросить подтверждение такой возможности. Если устанавливается, что для возможности идентифицирования признака необходима корректировка его характеристики на основе описания, заявителю предложат такой вариант.

Бывают случаи, когда заявитель выполнил требования идентифицирования признака, но использовал для этого устаревшую терминологию, в этом случае эксперт ФИПСа предложит заявителю внести соответствующую корректировку в формулу ИЗ.

Если установлено, что признак охарактеризован понятиями, не обеспечивающими возможность его идентифицирования, и заявитель отказывается скорректировать формулу ИЗ, то при дальнейшем рассмотрении заявки такие признаки экспертом ФИПСа просто не принимаются во внимание, что для заявителя чревато потерей части признаков, содержащихся в формуле ИЗ, а значит и сужения объема правовой охраны, предоставляемых патентом!

На данном этапе проведения экспертизы по существу проверяется соответствие описания и формулы ИЗ. Если выявлены такие признаки, которые использованы в формуле, но отсутствуют в описании, заявителю сообщается о том, что представленная им формула не основана на описании, и предлагается включить в описание эти признаки, если заявитель считает необходимым сохранения их в формуле ИЗ, или исключить из формулы эти признаки.

Если в заявке приведена однозвенная формула ИЗ или многозвенная формула с одним независимым пунктом, экспертом проверяется, охарактеризовано ли в такой формуле одно ИЗ. При этом указывается на необходимость соблюдения требования единства ИЗ в скорректированной формуле и уплаты соответствующей пошлины в случае включения в скорректированную формулу новых независимых пунктов (например, с начала был заявлен способ изготовления чего-либо, а затем – способ и устройство для его осуществления, при условии, что признаки устройства содержались в первичных материалах заявки).

При заявлении многозвенной формулы, содержащей несколько независимых пунктов, производится анализ каждого из них. В отношении многозвенной формулы, каждый независимый пункт которой (совместно с подчиненными ему зависимыми пунктами, если они имеются) характеризует только одно ИЗ, экспертом ФИПСа устанавливается, представляют ли включенные в нее ИЗ группу ИЗ, образующих единый изобретательский замысел.

При проверке правильности отнесения ИЗ, охарактеризованных в независимых пунктах, к вариантам эксперт отраслевого отдела ФИПСа проверяет, совпадают ли указанные заявителем назначения ИЗ и их технические результаты.

Внимание! Для проверки патентоспособности ИЗ принимается формула с изменениями, подтвержденными заявителем!

Проверка патентоспособности.

При проверке патентоспособности заявленного ИЗ устанавливается соответствие ИЗ условиям «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень». Кроме того, производится дополнительная проверка того, не относится ли оно к перечню предложений, не признаваемых патентоспособными ИЗ.

В том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативным понятием, проверка патентоспособности поводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Внимание! При проверке патентоспособности заявленного ИЗ в «уровень техники» не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к ИЗ, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности ИЗ стали общедоступными, если заявка на ИЗ подана в ФИПС не позднее 6-и месяцев с даты раскрытия такой информации.

По результатам проверки патентоспособности экспертом ФИПСа выносится решение о выдаче или об отказе в выдаче патента. Обжаловать решение ФИПСа можно в течение 6-и месяцев после его получения в Палате по патентным спорам Роспатента. Ну, а если административный орган Вас не удовлетворит, обращайтесь в суд.

Фокин Е.С.; редактор рубрики Школа патентования эл.СМИ ТЕХНОПАРК.РФ; Москва, Россия

Координаты для связи: e-mail: patentroman@gmail.com

  1. Роман Поляк. САМОУЧИТЕЛЬ ПАТЕНТОВАНИЯ или КАК СЭКОНОМИТЬ от 120 000 рублей, подав заявку на изобретение, и получить патент без помощи патентного поверенного. Публикация 1. Изобретения.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

г.______________________ «___»_______________200_г.

Патентообладатель _________________________________________________________________________,

(название предприятия, организации)

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и _________________________

____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», действующий на основании ____________________________________, с другой стороны, принимая во внимание, что:

1. Лицензиар является владельцем патента РФ на изобретение № ________, касающееся _____________________________________________________________ (приложение к договору № 1);

1. Определение терминов

Следующие термины, которые используются в настоящем договоре, означают:

«Патент» — полученный Лицензиаром патент № ______________________ на изобретение, касающееся ______________________________________________________.

«Продукция по лицензии» – _________________________________________, выполненный в соответствии с описанием к патенту № ____________________________.

«Специальное оборудование» — оборудование, необходимое для изготовления продукции по лицензии.

«Отчетный период» — период деятельности Лицензиата по выполнению условий настоящего договора в течение каждых 12 месяцев начиная с вступления настоящего договора в силу.

«Территория» — территория Российской Федерации.

«Платежи нетто» — платежи, при которых все возможные сборы и налоги уплачиваются Лицензиатом.

2. Предмет договора

Описание изобретения по патенту Российской Федерации № ________ (приложение к договору № 2).

Далее — изобретение.

3. Объект договора

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом, а также связанные с ним «ноу-хау».

При этом Лицензиату предоставляется право:

на изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии и/или специальной продукции (в частности, с использованием при необходимости специального оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемых Лицензиаром) на территории.

При этом Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использовать изобретение и продавать неисключительные лицензии на территории третьим лицам.

3.2. Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования изобретения по п. 3.1 техническую и иную документацию, осуществляет оказание технической и другой помощи и при необходимости поставку образцов и материалов, а также специального оборудования.

1. Техническая документация

4.1. Вся техническая документация, необходимая и достаточная для производства продукции по лицензии, передается Лицензиаром уполномоченному представителю Лицензиата в 1 экз. (на русском языке) в течение ___________ дней со дня вступления в силу настоящего договора.

4.2. При передаче технической документации составляется акт сдачи-приемки за подписями уполномоченных представителей обеих сторон. Если Лицензиат или его уполномоченный представитель не явится в срок, установленный для передачи, то Лицензиар может переслать документацию заказной почтой за счет Лицензиата.

Датой передачи документации будет дата подписания акта сдачи-приемки или дата почтового штемпеля на накладной соответственно.

4.3. Если Лицензиат при передаче или в течение 3 (трех) месяцев после получения им документации установит неполноту или неправильность полученной им от Лицензиара документации, то Лицензиар обязан в течение 3 (трех) недель после поступления письменной рекламации передать недостающую или откорректированную документацию Лицензиату.

В этом случае датой передачи документации будет считаться дата передачи недостающей или откорректированной документации в соответствии с абз. 2 п.4.2.

4.4. Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, но при соблюдении обязательств по обеспечению конфиденциальности.

2. Усовершенствование и улучшения

5.1. В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся предмета лицензии, продукции по лицензии и специальной продукции.

5.2. Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут согласовываться сторонами дополнительно.

5.3. Усовершенствования и улучшения, защищенные патентами или в отношении которых поданы заявки в Роспатент на получение патентов, которые создаются одной из сторон, считаются принадлежащими ей.

5.4. В случае отказа любой из сторон или если ответ на предложение, касающееся использования усовершенствований и улучшений, не поступит в течение 2 (двух) месяцев, стороны вправе предлагать усовершенствования и улучшения третьим лицам.

3. Обязательства и ответственность

6.1. Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной лицензии.

6.2. Лицензиар заявляет о технической осуществимости производства продукции по лицензии на предприятии(ях) Лицензиата и о возможности достижения показателей, предусмотренных настоящим договором, при условии соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара.

Механические, технологические, технико-экономические и другие показатели продукции по лицензии приводятся в приложении № 3 к настоящему договору.

6.3. Лицензиар заявляет, что техническая документация и другие материалы, передаваемые Лицензиату, будут полностью укомплектованы и качественно изготовлены в соответствии с действующими ГОСТами и другими нормативами.

6.4. Лицензиат обязуется изготавливать продукцию по лицензии в полном соответствии с полученной технической документацией и инструкциями Лицензиара.

6.5. Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна из сторон может заявить в силу различных нарушений условий настоящего договора, не может в общей сложности превышать полученных или выплаченных по ст. 8 договора сумм.

4. Техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии

7.1. Для оказания технической помощи Лицензиату в освоении производства продукции по лицензии, а также для обучения персонала Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к изготовлению и применению данной продукции. Лицензиар по просьбе Лицензиата командирует на предприятия Лицензиата необходимое количество специалистов. Лицензиат сообщит Лицензиару о своей просьбе за 2 (два) месяца до даты предполагаемого выезда специалистов.

7.2. Лицензиат обеспечит специалистов Лицензиара на время их пребывания на предприятии(ях) Лицензиата помещениями в гостинице, транспортными средствами для поездок до места работы, телефонно-телеграфной связью и другими согласованными видами обслуживания.

7.3. Все расходы, связанные с командированием специалистов в целях оказания необходимой технической помощи, включая оплату стоимости железнодорожных или авиабилетов до места назначения и обратно, провоз 50 кг багажа на человека, сверх полагающихся по авиабилету, а также вознаграждение в зависимости от квалификации специалистов, несет Лицензиат.

5. Лицензионные платежи

8.2. Все платежи по настоящему договору понимаются как платежи нетто в пользу Лицензиара.

8.3. После прекращения срока действия настоящего договора его положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его действия.

6. Информация и отчетность

9.1. Лицензиат в течение ____________ дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет Лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции по лицензии и специальной продукции в течение отчетного периода, а также сведения о продажных ценах продукции по лицензии и специальной продукции.

9.2. Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему производства и реализации продукции по лицензии и специальной продукции, на предприятиях Лицензиата по сводным бухгалтерским данным. Лицензиат обязуется обеспечить возможность такой проверки.

7. Обеспечение конфиденциальности

10.1. Стороны берут на себя обязательства по обеспечению конфиденциаль­ности технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции.

Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы не допустить полного или частичного разглашения указанных сведений или ознакомления с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

10.2. С переданной документацией и информацией будет ознакомлен только тот персонал предприятий Лицензиата и его партнеров по кооперации, который непосредственно связан с производством продукции по лицензии.

10.3. В случае разглашения Лицензиатом или его партнерами по кооперации сведений, содержащихся в указанной документации и информации. Лицензиат возместит Лицензиару понесенные в связи с этим убытки. Такую же ответственность несет Лицензиар.

8. Защита передаваемых прав

11.1. В течение всего срока действия настоящего договора Лицензиат признает действительность прав, вытекающих из патента Лицензиара.

11.2. Лицензиар обязуется поддерживать в силе патент в течение всего срока действия настоящего договора.

Если Лицензиар намерен прекратить поддержание патента в силе, он заблаговременно информирует об этом Лицензиата, в этом случае стороны урегулируют свои отношения, вытекающие из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством.

11.3. О случаях противоправного использования третьими лицами изобретения, запатентованного Лицензиаром на территории, ставших известными Лицензиату, он незамедлительно уведомит Лицензиара.

В случае, если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему договору. Лицензиат известит об этом Лицензиара.

В обоих случаях Лицензиар обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные действия, исключающие возникновение расходов и убытков для Лицензиата.

11.4. В случае, если Лицензиат придет к заключению о возможности и целесообразности продажи за границу лицензий на продукцию по лицензии и специальную продукцию, он информирует об этом Лицензиара и стороны совместно предпринимают соответствующие действия и договариваются о распределении валютной выручки.

11.5. В случае, если Лицензиат придет к заключению о целесообразности экспорта продукции по лицензии и/или специальной продукции, он сообщает об этом Лицензиару.

Порядок и валюта платежей в пользу Лицензиара в этом случае будут согласованы сторонами дополнительно.

9. Реклама

Лицензиат вправе/обязуется указывать в соответствующих рекламных материалах, а также на продукции по лицензии и специальной продукции, выпускаемой на его предприятиях, что эта продукция производится по лицензии Лицензиара.

Вопрос об использовании Лицензиатом товарного знака Лицензиара стороны урегулируют отдельным соглашением.

10. Разрешение споров

13.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим договором, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

13.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться в судебном порядке.

11. Срок действия договора

14.1. Настоящий договор заключен на _____________ лет и вступает в силу с даты его регистрации в установленном порядке в Роспатенте.

14.2. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в соответствии со ст.452 (п.1) ГК РФ.

14.3. Если настоящий договор будет досрочно расторгнут из-за невы­полнения Лицензиатом своих обязательств, то он лишается права использовать изобретение по п.3.1 в любой форме и обязан возвратить Лицензиару всю техническую документацию.

14.4. В случае признания патента недействительным полностью или частично или досрочном прекращении действия патента до истечения срока действия настоящего договора из-за невыполнения Лицензиаром своих обязательств по настоящему договору стороны урегулируют свои отношения с учетом ст. 13 настоящего договора.

14.5. По истечении срока действия настоящего договора Лицензиат имеет право использовать изобретение по п. 3.1 Лицензиара — в объеме, предусмотренном настоящим договором, безвозмездно.

12. Прочие условия

15.1. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут быть переуступлены другому физическому или юридическому лицу без письменного на то разрешения другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо.

15.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, будут применяться нормы гражданского и гражданско-процессуального права.

15.4. Упомянутые в настоящем договоре приложения __ на ___ листах составляют его неотъемлемую часть.

15.5. Настоящий договор совершен в г. ___________________ «____»______________ 200_г. в _______ экземплярах.