Использование товарного знака при продаже товара

  • убрать товар из про­да­жи;
  • изъ­ять и уни­что­жить кон­тра­факт­ный товар. Од­на­ко ни­ка­ко­го воз­ме­ще­ния сто­и­мо­сти изъ­ято­го то­ва­ра ма­га­зи­ну не по­ло­же­но. Более того, уни­что­жать кон­тра­факт будут имен­но за счет ма­га­зи­на.

При этом, следует обратить внимание, что компенсация в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей выплачивается за каждый случай нарушения, что подразумевает, если вы нарушили авторские права на 5 объектов авторского права, то указанную компенсацию надо умножить на 5. Рассматривают дела по неправомерному использованию товарного знака Суды по интеллектуальным правам, которые значительно активизировали работу в последние два года.

Суды отмечают, что при покупке товара в целях последующей реализации ответчик должен предвидеть последствия использования чужого товарного знака, приобретая товар, маркированный спорным товарным знаком с целью его последующей реализации, ответчик должен затребовать у продавца товара документы, свидетельствующие о разрешении правообладателя товарного знака на его использование на указанном товаре.

📌 Реклама

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Доказывается неправомерное использование товарного знака очень легко.

Пример из Постановления суда по делу от 28 апреля 2018 года № С01-209/2018:

«…. 11.09.2016 в магазине «Сказка», расположенном по адресу: Севастополь, пр. Победы, д. 1А, в котором осуществляет деятельность предприниматель, был приобретен набор игрушек «Барбоскины», на упаковке которого присутствовали изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 464535, № 465517, № 472069, № 472182, № 472183, № 472184, № 464536, № 485545.

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела представлены: чек от 11.09.2016, в котором содержатся сведения об уплаченной за товар денежной сумме, сведения о товаре, адрес магазина, данные о продавце (копия данного чека представлена в дело в качестве доказательства); приобретенный товар; фотографии данного товара; DVD-диск, зафиксировавший факт реализации контрафактного товара…».

📌 Реклама

Предпринимателя оштрафовали на 80 000 руб. за набор игрушек стоимостью 380 руб.

При­чем суды особо от­ме­чают, что ком­пен­са­ция может взыс­ки­вать­ся с про­дав­ца кон­тра­фак­та за каж­дый слу­чай неза­кон­но­го ис­поль­зо­ва­ния изоб­ра­же­ния как са­мо­сто­я­тель­но­го то­вар­но­го знака! То есть если на одной за­клад­ке изоб­ра­же­но три пер­со­на­жа муль­ти­ка, каж­дый из ко­то­рых является то­вар­ным знаком, то до­пу­ще­но три на­ру­ше­ния.

Как себя обезопасить

1. По­ку­пай­те товар толь­ко у тех по­став­щи­ков, ко­то­рые могут под­твер­дить, что при­об­ре­ли его у про­из­во­ди­те­ля, име­ю­ще­го право на про­из­вод­ство про­дук­ции с ис­поль­зо­ва­ни­ем про­из­ве­де­ния или то­вар­но­го знака, или на­пря­мую у таких про­из­во­ди­те­лей. То есть у тех, кто может предо­ста­вить вам со­от­вет­ству­ю­щий до­ку­мент.

» »

Товарный знак – объект интеллектуальной собственности

Товарный знак – объект интеллектуальной собственности, который может быть уступлен или передан правообладателем другому лицу (юридическому или физическому, осуществляющему предпринимательскую деятельность) во временное пользование.
Уступка товарного знака регламентируется статьей №-1488 Четвертой частью ГК РФ. Передача прав на товарный знак может быть осуществлена как на все товары и услуги, для которых он зарегистрирован, так и на конкретные виды товаров или услуг. Уступка товарного знака может осуществляться на возмездных и безвозмездных условиях, а основанием для уступки является гражданско-правовой договор. По данному договору собственник товарного знака утрачивает все свои права на него и отказывается от дальнейшего использования знака. Все права на него владелец товарного знака передает приобретателю, а тот, соответственно, принимает на себя права и обязанности собственника товарного знака. Зачастую причиной для передачи прав на товарный знак является предстоящая ликвидация или изменение профиля деятельности правообладателя товарного знака.

Лицензионный договор на использование товарного знака

Уступка товарного знака может осуществляться также и по лицензионному договору. В этом случае лицензиату будет предоставлено право на использование товарного знака на определенный срок, который оговаривается в договоре. Владелец (лицензиар) при этом сохраняет право на товарный знак, а лицензиату лишь выдается разрешение на его использование. Предоставление лицензии регламентируется статьей №-1489 Четвертой части ГК РФ.
Все условия лицензионного договора определяют сами стороны. Они могут самостоятельно решить вопрос о том, будет ли у лицензиата исключительное право на использование товарного знака либо нет, также самостоятельно могут договориться о размере и порядке уплаты вознаграждения, установить срок действия данного договора и т.д. В то же время существуют обязательные условия, введенные законом. Так, в лицензионном договоре прописано, что лицензиар должен предоставлять потребителям товары на уровне того качества, на котором предоставлял их лицензиат. Эти условия являются гарантией для потребителей, которые уже привыкли к продукции под данным товарным знаком. В том случае, если товары, которые маркируются лицензиатом, будут плохого качества, лицензиар обязан запретить дальнейшее использование своего товарного знака для маркировки товара. Также поставить вопрос о досрочном прекращении лицензионного договора могут заинтересованные лица, государственные органы и организации по защите прав потребителей.
Стоить отметить, что владельцем товарного знака может быть выдано несколько лицензий одновременно. При этом собственник может претендовать на получение дохода от предоставления права на использование его товарного знака.

Юридическое оформление передачи прав на использование товарного знака

Договор о передачи прав на товарный знак, а также лицензионный договор в обязательном порядке должны пройти регистрацию в Патентном ведомстве. Без данной регистрации ни один из указанных договоров не будет иметь юридической силы. Порядок регистрации договоров устанавливает Патентное ведомство.
Для прохождения регистрации должны быть оплачены пошлины непосредственно в Патентном ведомстве. Размеры пошлин для обоих договоров являются одинаковыми. В течение двух месяцев ФИПС проверяет представленные документы и выносит решение о регистрации договора об уступке товарного знака либо отказывает в регистрации. Отказ может быть связан, например, с неверно оформленными документами. Заявитель должен устранить недостатки в двухмесячный срок, а также он может обжаловать отказ путем обращения в суд или к генеральному директору «Роспатент».
В случае положительного результата проверки обеим сторонам (участникам договора) направляются по их адресам следующие документы:

i
  • Уведомление о регистрации договора.
  • Экземпляр договора с отметкой о регистрации, в которой указана дата регистрации и регистрационный номер.

Все последующие изменения, вносимые в договор об уступке товарного знака или в лицензионный договор, должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в Патентном ведомстве. В противном случае, любые изменения, вносимые в заключенные договоры, будут считаться недействительными.

Письмо-согласие на регистрацию товарного знака выдает правообладатель торгового обозначения, схожего с тем, которое вы собираетесь зарегистрировать. В письме он подтверждает, что согласен на регистрацию похожего знака в указанных видах деятельности.

Как составить письмо на использование товарного знака?

Документ о согласии можно составить в форме простого письменного уведомления, но лучше, если это будет подробное двустороннее соглашение. Оно должно содержать данные о схожем и новом знаках, товарах и услугах, которые подлежат маркировке новым обозначением, вознаграждении правообладателя.

Подробно составленное соглашение позволяет максимально учесть интересы просителя и тем самым предупредить неприятные ситуации в будущем. Например, в письмо-согласие можно включить условие о безотзывности — на случай, если владелец схожего товарного знака передумает. Полезно предусмотреть право распоряжения новым знаком — это поможет избежать споров при выдаче лицензий на использование.

Сколько стоит получить согласие правообладателя?

Правообладатель ранее зарегистрированного товарного знака может потребовать непомерно высокое вознаграждение. Известны случаи, когда сумма оплаты составляла миллионы рублей.

Но согласие можно получить даже бесплатно, если правильно подготовиться к переговорам и провести их на высоком профессиональном уровне.

У кого нужно получать согласие, если сходным знаком владеют несколько лиц?

Разрешение на использование товарного знака в этом случае нужно получать у всех законных владельцев — как у того, кто зарегистрировал знак раньше прочих, так и у более поздних правообладателей.

Если письмо-согласие составлено на иностранном языке

При подаче документов в Роспатент к письму на иностранном языке нужно приложить нотариально заверенный перевод.

Как известно, товарный знак в Российской Федерации можно регистрировать на десятилетний срок, отсчет которого начинается с той даты, когда подана заявка в Федеральный институт промышленной собственности. Правообладатель способен продлевать регистрацию товарного знака на десятилетие неограниченное количество раз. Но если он не успеет сделать это в установленные сроки, ему понадобится перерегистрация товарного знака. В этой статье мы рассмотрим особенности данной процедуры и дадим четкое представление о ней.

Перерегистрация товарного знака при пропуске срока продления

Когда может потребоваться перерегистрация товарного знака? Самая распространенная и очевидная ситуация – если срок, отведенный для продления регистрации товарного знака, пропущен правообладателем. Сразу же напомним, что он составляет полгода с той даты, когда заканчивается действие регистрации.

Если правообладатель вовремя побеспокоился о продлении регистрации, то ему потребуется только заплатить соответствующую государственную пошлину и представить в ФИПС следующие документы:

  • Заявку на продление регистрации товарного знака, подписанную руководителем.
  • Сопроводительное письмо к ней.
  • Квитанцию об уплате госпошлины. Обязательно наличие банковского штампа.

Правообладателю следует знать, что за дополнительную отсрочку надо будет заплатить. Госпошлина увеличивается на 50 %. Если же в течение дополнительных шести месяцев заявление от правообладателя так и не поступило, исключительное право на товарный знак сможет зарегистрировать на себя любая компания.

Перерегистрацию товарного знака разрешается проводить только прежнему правообладателю, который регистрировал данную интеллектуальную собственность в ФИПС.

Чтобы осуществить перерегистрацию товарного знака, необходимо отправить в ФИПС заявление о повторной регистрации (перерегистрации) товарного знака. Последующая процедура ничем не отличается от обычной регистрации, так как формально это одна и та же операция, доступная любому желающему заявителю.

Перерегистрация товарного знака подразумевает уплату тех же пошлин, что и при осуществлении первоначальной регистрации. То же касается и прочих этапов рассмотрения заявки, в том числе и прохождение формальной экспертизы и экспертизы по существу. Ясно, что перерегистрация товарного знака – процедура затратная и утомительная, так что лучшим вариантом будет вовремя отследить конец регистрации товарного знака.

Рассмотрение заявки на перерегистрацию может занимать около трех месяцев. Если понадобится представить дополнительные сведения, материалы или внести исправления, то рассмотрение заявки на перерегистрацию будет осуществляться с момента внесения последних корректив.

Когда все данные, нужные для перерегистрации товарного знака, проверены и внесены в реестр, владельцу возвращают свидетельство на товарный знак.

Результат перерегистрации не всегда предопределен. Не исключено, что в ходе процедуры будут выявлены какие-либо несоответствия законодательству либо заявитель не успеет вовремя представить необходимые документы. Тогда в перерегистрации будет отказано.

Перерегистрация товарного знака при реорганизации

Существует две ситуации, когда юридическое лицо прекращает свое существование, – ликвидация и реорганизация. В рамках данной статьи обратимся к реорганизации, так как она может стать причиной перерегистрации товарного знака на другое лицо.

В процессе реорганизации права и обязанности компании передаются ее правопреемникам. При этом закон не исключает и универсальное правопреемство относительно объектов интеллектуальной собственности. То есть в нашем случае право на товарный знак получает новое юрлицо (статья 1241 ГК РФ).

Но здесь многое зависит от нюансов процедуры реорганизации. Рассмотрим различные варианты:

  • Слияние – право на товарный знак передается образовавшейся организации.
  • Присоединение – право на товарный знак передается организации, к которой присоединяются.
  • Разделение – возможны варианты. Допускается, что право на товарный знак может перейти сразу к нескольким организациям. Решает это все акт передачи. В таких случаях уместно осуществить регистрацию коллективного товарного знака.

Но надо знать, что само собой право на товарный знак не передается – фактическая перерегистрация товарного знака может быть осуществлена только в том случае, если все изменения зарегистрированы в Роспатенте.

Следует отметить, что перерегистрация товарного знака в таких случаях может быть оспорена, поскольку его передача между организациями – довольно ненадежная процедура. Например, судебная практика знает случаи, когда передача интеллектуальных прав на товарный знак между юридическими лицами была расценена как вводящая потребителей в заблуждение. Подобная ситуация рассмотрена в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2014 года под № С01-996.

Тем не менее, согласно пункту 1 статьи 58 Гражданского кодекса, при слиянии организация можно оформить передаточный акт, который станет достаточным основанием для того, чтобы интеллектуальные права на товарный знак перешли от одного юридического лица к другому.

Но это еще не окончание процедуры. Перерегистрация товарного знака может считаться совершенной только тогда, когда он переоформлен официально в Роспатенте. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ФИПС. Составляется заявка по форме, которая содержится в приказе Роспатента № 147 от 26 ноября 2010 года.

Чтобы официально зарегистрировать факт передачи исключительного права на товарный знак, необходимы такие документы, как:

  • заявка на госрегистрацию передачи исключительного права на товарный знак;
  • бумаги, которые подтверждают передачу исключительного права на товарный знак.

Кроме того, если передается исключительное право на наименование места, где производится товар, заявитель может представить заключение уполномоченного органа, свидетельствующее о том, что он действительно производит в границах указанного географического объекта товар, имеющий особые свойства. Если исключительное право передается в связи с реорганизацией, заявитель по собственной инициативе может представить выписку из Единого государственного реестра юрлиц.

Если дела ведутся через представителя, необходима доверенность (или ее копия), подписанная правообладателем и оформленная и заверенная, согласно правилам передоверия.

Заявитель вправе представить документ, подтверждающий уплату пошлины в необходимом размере.

После того как заявление поступает в Патентное ведомство, его рассматривают не более двух месяцев. Если никаких ошибок и нарушений не выявлено, то изменения вносятся в свидетельство на товарный знак и в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Перерегистрация товарного знака на другое юридическое лицо

Следует учесть, что именно регистрация (или перерегистрация) товарных знаков позволяет использовать их как интеллектуальную собственность и совершать с ними такие операции, как:

  • переуступка третьим лицам;
  • сдача в аренду по лицензионному договору;
  • продажа и другое.

Рассмотрим ситуацию, когда перерегистрация товарного знака требуется в связи с его продажей или безвозмездной передачей третьему лицу.

Для того чтобы передать права на товарный знак, потребуется заключить договор отчуждения (уступки товарного знака). Документ в обязательном порядке необходимо зарегистрировать в Роспатенте, иначе договор не будет иметь юридической силы. После этого происходит перерегистрация (переоформление) интеллектуальной собственности на нового владельца.

Договор отчуждения составляется по определенным правилам. В случае их несоблюдения он не будет зарегистрирован. Поэтому лучше сразу обратиться к профессионалам за помощью по его составлению.

Итак, договор зарегистрирован в государственном реестре. Участникам данного соглашения на руки выдается по одному экземпляру, на которых отмечено, что пройдена официальная регистрация в Роспатенте. Новый владелец интеллектуальной собственности получает документы, подтверждающие его права – т. е. приложение к свидетельству о подтверждении передачи прав на товарный знак.

В ситуациях, когда перерегистрация на другое лицо необходима не для всех классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а лишь выборочно, новый владелец интеллектуальной собственности получит свидетельство с новым регистрационным номером. Разумеется, такая перерегистрация, как и любые операции с интеллектуальной собственностью, требует уплаты пошлины.

Весь процесс регистрации договора отчуждения занимает от двух до четырех месяцев.

Что еще нужно знать о перерегистрации товарного знака на другое лицо? В первую очередь то, что не предусмотрена регистрация на физическое лицо. Это логически следует из того, что только юридические лица или ИП могут быть собственниками товарных знаков. Но для физического лица – гражданина другой страны делается исключение в том случае, если в стране, гражданином которой он является, разрешается регистрировать товарные знаки на физических лиц.

Наследование исключительного права на товарный знак физическим лицом возможно, если правопреемник является индивидуальным предпринимателем.